　以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

H20年短答試験問１５

　特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
　ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、行われないものとする。

枝１

　１甲は、実用新案登録出願Ａをした後、当該実用新案権の設定の登録を受ける前にＡを特許出願Ｂに変更した。甲が自らした発明イは、Ａ及びＢの出願書類のうち、いずれも願書に最初に添付した図面のみに記載されていた。乙は、自らした発明イについて特許出願Ｃを、Ａの出願の日後かつＢの出願の日前にし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載した。この場合、Ｂについて出願公開がされても、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることも、Ｂを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。

　解答
　○　特46条4項、実14条3項及び特39条解説参照。実用新案登録出願Ａを、実用新案権の設定の登録を受ける前に特許出願Ｂに変更した場合、特46条4項によりもとの実用新案登録出願Ａは取り下げたものとみなされるため、Ａが設定登録されることはない。よって、実14条3項の実用新案公報に掲載されることもなく、特許出願Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。また、特39条は後願の請求項に係る発明と先願の請求項に係る発明が比較されるところ、発明イはＢの図面のみに記載されているので、ＣはＢを先願として特39条の規定により拒絶されることもない。

枝２

　２甲は、自らした発明イについて学会で発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Ａをした。乙は、学会での甲の発表により発明イを知って、特許を受ける権利を甲から承継せずに、甲を発明者としてＡの出願の日前にイについて特許出願Ｂをした。その後、Ａ及びＢは、いずれも出願公開がされた。この場合、出願Ｂは、出願Ａに対し同法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願の地位も、同法第39条に規定するいわゆる先願の地位も有しない。

　解答
　○　特29条の2かっこ書及び特39条6項参照。発明者同一なので、出願Ｂは出願Ａに対して拡大された範囲の先願の地位を有しない。また、乙は特許を受ける権利を甲から承継していないので、特許出願Ａは冒認出願となり、出願Ｂは特39条の先願の地位も有しない。

枝３

　３甲は、特許出願Ａをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Ｂをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。Ａ及びＢは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。この場合、ＡとＢの双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。

　解答
　○　特39条解説参照。特39条は後願の請求項に係る発明と先願の請求項に係る発明が比較されるところ、特許出願Ａの特許請求の範囲に記載した発明イは、特許出願Ｂの発明の詳細な説明のみに記載されているので、ＡとＢの双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。

枝４

　４甲は、自らした発明イについて平成20年5月15日(木曜日)に特許出願Ａをしたが、平成20年6月10日(火曜日)にＡを取り下げた。甲は、平成20年7月10日(木曜日)に再度、特許出願Ｂをし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載したが、乙が、自らした発明イについて特許出願Ｃを平成20年6月30日(月曜日)にしていた。Ｃが出願公開された場合、Ｂは、Ｃをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。

　解答
　○　特29条の2参照。題意より特許出願Ｂは分割に係るものではなく、特許出願Ａに基づく優先権の主張も伴わないので、平成20年7月10日に出願したものとして取り扱われる。一方、特許出願Ｃは平成20年6月30日に出願されておりＢの先願となるので、Ｃが出願公開された場合、Ｂは特29条の2の規定により拒絶される。

枝５

　５甲は、自らした発明イについて雑誌に発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Ａをした。乙は、自らした発明イについて甲の雑誌の発表の日後Ａの出願の日前に特許出願Ｂをした。この場合、Ｂについて出願公開がされても、Ａは、Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として同法第29条の2の規定により拒絶されることも、Ｂを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。

　解答
　×　特30条参照。新規性の喪失の例外の適用を受けても、雑誌に発表した発明に対してのみ新規性が喪失しなかったものとして取り扱われるのであって、出願日が遡及したり公開日を基準に審査されるわけではない。よって、雑誌の発表の日後Ａの出願の日前に出願された特許出願Ｂによって、特29条の2の規定により拒絶されることも、特39条の規定により拒絶されることもあり得る。

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