特許法46条-46条の2

　初学者の方は勉強を始める前に、特許庁ＨＰで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
　以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

特許法46条（出願の変更）

第一項

　実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

　・パリ条約の優先権主張を伴う特許出願を意匠登録出願に変更した場合に優先権を主張するためには、優先日から6月以内に出願している必要がある。
　・外国語書面の翻訳文提出前であっても変更はできる。但し、分割はできない。
　・審査官が出願内容の同一性がないとして変更出願の出願日の遡及を認めないと認定した場合、その認定に不服があっても、これについて直接争うことは出来ない。しかし、その認定が誤りでそのために不利な処分（拒絶査定等）を受けたときは、その認定の誤りを理由としてその処分の取り消しを求めることができる。
　・基礎出願が国際実用新案登録出願の場合は、所定の手続き及び手数料を納付した後でなければすることができない。但し、国内処理基準時の経過は必要ではない。
　・実用新案登録出願から3年経過後は変更出願できない。

第二項

　意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後（その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。）は、この限りでない。

　・意匠登録出願から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内は変更できる。なお、変更出願から30日以内であれば、審査請求できる。
　・審判を請求している場合であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から30日後は変更できない。
　・差戻審査後の拒絶査定の場合は含まれない。
　・一意匠一出願に反する意匠登録出願であっても、分割せずに出願を変更することができる。
　・拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、H20年改正により最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内となった。

第三項

　前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

　・最初の拒絶査定謄本送達日から3月経過後であっても、拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は、変更出願できる場合がある。

第四項

　第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

第五項

　第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

　・拡大先願の地位は変更出願の現実の出願日を基準に発生する。
　・新規性喪失の例外適用、国内優先、パリ優先は、変更出願の際にも主張できる。また、元の出願日から1年4月を経過している場合であっても、変更出願日から3月以内に優先権証明書類を提出できる。
　・取り下げられた優先権主張にかかる書面は提出擬制されない。
　・願書に提出した旨の記載は不要である。
　・実用新案登録出願に基づく変更出願においても国内優先権主張は可能だが、元の出願において優先権を主張していない場合は、例え先の出願から12月以内の出願であっても優先権の主張は認められない。
　・新規性喪失の例外適用、国内優先及びパリ優先の際に必要で、元の出願の際に既に提出した提出書類は、変更出願の際に提出擬制される。

特許法46条の2（実用新案登録に基づく特許出願）

第一項

　実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

　・実用新案権が設定登録された後に審査を得た安定性の高い権利を取得したい場合や、長期の存続期間を確保したい場合があり、そのような場合に対応するためにH16年改正により設けられた。
　・通常は請求項毎に実用新案権を放棄できるが、本条における放棄においては請求項毎に放棄出来ない。なお、放棄擬制されるわけではない。
　・実用新案登録に基づく特許出願後に実用新案登録が無効となった場合であっても、該特許出願は有効である。無効となっても良いと考えるであろう実用新案登録に対して、権利者が対応しなければならなくなるのは酷だからである。
　・実用新案登録に基づく特許出願後であっても無効審判を請求できる。放棄は将来効であり実用新案権が成立していた時期があるため、無効にする利益が存在するからである。
　・二以上の発明を含む場合であっても、一の実用新案登録からは一の特許出願のみができ、複数の特許出願をすることはできない。実用新案登録が既に消滅している場合、実用新案権を放棄できないことから、実用新案登録に基づく特許出願をすることができないからである。

第一号

　その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

　・審査請求期間の実質的な延長を防止するための制限である。

第二号

　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。

　・二重の審理を防止するためである。
　・一部の請求項のみに実用新案技術評価が請求された場合であっても、全ての請求項において特許出願できない。

第三号

　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

　・実用新案登録出願人が他人になりすまして実用新案技術評価書を請求した場合に、長期間請求を可能とするのは好ましくないからである。

第四号

　その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

　・最初に指定された答弁書提出期間経過後は、実用新案登録に基づく特許出願ができない旨を規定している。
　・無効審判の審理が進んだ状態で本特許出願が行われると請求人の負担が無駄になるからである。また、特許権が設定された後に再度無効審判を請求されることで二重の審理となることを防止するためである。
　・一部の請求項のみに無効審判が請求された場合でも、全ての請求項において特許出願できない。

第二項

　前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

　・新たな特許出願が、実用新案登録の願書に添付した明細書等の範囲内にある場合のみ、実用新案登録出願時に出願したとみなす旨を規定している。
　・記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず該特許出願は基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶される。
　・訂正があった場合は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書などとなる。但し、訂正又は補正により新規事項が追加されている場合であり且つ最初に添付した明細書の範囲外となる場合、出願時は遡及しない。
　・特46条の変更出願と同様に、一部の規定の適用については、実用新案登録出願時に出願したとみなされない。
　・実用新案登録出願の出願日から1年2月後であっても、特許出願の日から2月以内であれば翻訳文を提出できる（特36条の2第2項但書について出願日の遡及を除外している）。

第三項

　第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

　・第三者による実用新案技術評価書の請求から30日を経過した後であっても、新たな特許出願をできる場合がある。
　・特4条による遠隔地などの延長も適用可能である。

第四項

　実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

　・本特許出願を行うためには、実用新案権放棄の承諾及び本特許出願の承諾が必要となる。
　・特許権の放棄の場合と同様に、先使用による通常実施権者の承諾は不要である。

第五項

　第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

　・拡大先願の地位は新たな出願の現実の出願日を基準に発生する。
　・新規性喪失の例外適用、国内優先、パリ優先は、新たな出願の際にも主張できる。
　・取り下げられた優先権主張にかかる書面は提出擬制されない。
　・願書に提出した旨の記載は不要である。
　・新たな出願においても国内優先権主張は可能だが、元の出願において優先権を主張していない場合は、たとえ先の出願から12月以内の出願であっても優先権の主張は認められない。
　・新規性喪失の例外適用、国内優先及びパリ優先の際に必要で、元の出願の際に既に提出した提出書類は、変更出願の際に提出擬制される。

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