特許法34-35条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁ＨＰで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
特許法34条（特許を受ける権利）
第一項
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
・効力発生要件とすると事実上、出願前の承継が不可能になるため効力発生要件ではない。
・適当な公示手段がないため、出願が第三者対抗要件となる。
・出願前に特許庁が関与する余地は無いので、特許庁は本項の第三者に含まれない。
第二項
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
・協議により定められたもの以外の者の出願は冒認出願として扱われる。
・二以上の出願があった場合は、最先の出願が優先し他の出願は無効となる。
・特39条と同じ趣旨で時分までは考慮しない。
・出願後は特許庁に対して正当承継者である旨を主張できるので、特許庁は本項の第三者に含まれる。
第三項
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
第四項
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
・届出前に審判請求がなされその後届出がなされた場合であっても請求期間内であれば適法な審判請求となる。
・権利関係を明確にするために届け出を要件とする。
・一般承継が除かれているのは、相続後届出までの間の権利者不在の事態を防ぐためである。
・一般承継には、相続、会社合併、包括遺贈等がある。
第五項
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
・一般承継には、相続、会社合併、包括遺贈が含まれる。
第六項
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
・両者の届出が無い場合は両者とも効力を生じない。
第七項
第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
・協議命令が出され、結果の届け出がない場合は、協議不調とみなされる。
特許法34条の2（仮専用実施権）
第一項
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
・従来は特許権成立前のライセンスに関する規定がなく、特許を受ける権利が第三者に移転した場合に新権利者に対抗できなかった。そこで、H20年改正により、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、新たに仮専用実施権及びその登録制度を設けた。
・「特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権」とあるのは、特許を受ける権利には独占排他性が無く、仮専用実施権は特許権の成立により自動的に専用実施権となる権利なので、将来成立すべき特許権を対象とするのが適当だからである。
・仮専用実施権の設定は、特許出願の願書に最初に添付した明細書等の範囲内ですることができる。なお、外国語書面出願にあっては、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲も含まれる。
・仮専用実施権を設定することができるのは、特許出願後に限られ、特許出願前は設定できない。
・補正により特許請求の範囲に記載された発明についても、仮専用実施権を設定できる。
・実用新案登録出願の設定登録までは短期間であり、補償金請求権も存在しないので、実用新案法には仮専用実施権制度が設けられていない。
第二項
仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
・設定されたとみなされる専用実施権の範囲は、特許請求の範囲を外延とし、仮専用実施権の設定行為で定めた範囲によって画される。
・「設定行為で定めた範囲内において」とあるように、設定されたとみなされる専用実施権は、設定行為に基づくものである。
・特許権の設定登録前においては、仮専用実施権は独占排他権ではないので、設定行為で定めた範囲内で業として発明を実施できるにすぎない。つまり、独占排他性はなく、第三者の実施を排除することもできない。
・特許権の設定登録と同時に、専用実施権が発生し、特許庁長官が職権で専用実施権の登録をする。
第三項
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第四項
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第五項
仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
・仮専用実施権の登録後、仮専用実施権に係る特許出願について補正がなされた場合でも、その設定された範囲内において仮専用実施権の効力は有効である。
第六項
仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
第七項
仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
・仮専用実施権の存続期間満了、ライセンス契約の解除、混同によっても消滅する。
・特許出願人は、仮専用実施権者の承諾がなければ、特許出願を放棄又は取下できない。
・仮専用実施権が遡及的に消滅するのではなく、将来に向かって消滅する。
第八項
第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
・他の共有者の持分価値が変動するおそれがあるからである。
特許法34条の3（仮通常実施権）
第一項
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
・従来は特許権成立前のライセンスに関する規定がなく、特許を受ける権利が第三者に移転された場合に新権利者に対抗できなかった。また、特許を受ける権利を有する者が破産した場合に、破産管財人によりライセンス契約を解除されるおそれがあった。そこで、H20年改正により、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、新たに仮通常実施権及びその登録制度を設けた。
・仮通常実施権の許諾は、特許出願の願書に最初に添付した明細書等の範囲内においてすることができる。なお、外国語書面出願にあっては、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲も含まれる。
・仮通常実施権を許諾することができるのは、特許出願後に限られ、特許出願前は許諾できない。
・補正により特許請求の範囲に記載された発明についても、仮通常実施権を設定できる。
・実用新案登録出願の設定登録までは短期間であり、補償金請求権も存在しないので、実用新案法には仮通常実施権制度が設けられていない。
第二項
前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
・特許出願人が仮通常実施権の許諾後に特許を受ける権利を他人に譲渡し、出願人の名義変更）がなされた後に特許権が設定登録された場合は、仮通常実施権が登録されていなければ、通常実施権が許諾されたものとはみなされない。当該特許権者は、仮通常実施権者から見て第三者にあたるからである。
・仮専用実施権とは異なり、特許権の設定の登録により通常実施権が許諾されたものとみなされる。
・特許権の設定登録と同時に、通常実施権が発生し、特許庁長官が職権で通常実施権の登録をする。
・仮通常実施権は、設定行為で定めた範囲内で発明を実施できる権利であり、独占排他性はない。
第三項
前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
・仮専用実施権者が仮通常実施権を許諾した後、自己の仮専用実施権を移転及び登録し、その後、特許権が設定登録された場合、仮通常実施権が登録されていなければ、専用実施権について通常実施権が許諾されたものとみなされない。当該専用実施権者は、仮通常実施権者から見て第三者にあたるからである。
・「前条2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき」とは、仮専用実施権が設定された特許出願が設定登録され、専用実施権が設定されたものとみなされたときとの意味である。
・「同条4項の規定による仮通常実施権」とは、将来発生する専用実施権について仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権との意味である。
第四項
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者（仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第五項
仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
・仮通常実施権の登録後、仮通常実施権に係る特許出願について補正がなされた場合でも、その設定された範囲内において仮通常実施権の効力は有効である。
・仮通常実施権を許諾後も、特許出願人は、仮通常実施権者の承諾を要することなく、特許出願を分割できる。
・特許出願人が仮通常実施権の許諾後に特許を受ける権利を他人に譲渡し、出願人の名義変更がなされた後に特許出願の分割及び設定登録がなされた場合は、仮通常実施権が登録されていなければ、新たな特許出願別こついて通常実施権が許諾されたものとはみなされない。
第六項
前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。）が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。）に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
・仮専用実施権者がもとの特許出願について仮通常実施権を許諾した特許出願が分割された場合に、分割に係る新たな特許出願に係る仮専用実施権が設定されたものとみなされたときは、もとの特許出願について仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権者に対しても、新たな特許出願に係る専用実施権について仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
・仮専用実施権者が仮通常実施権を許諾した後に特許出願が分割された場合に、新たな特許出願について仮専用実施権が設定されたものとみなされたときは、仮通常実施権が登録されていれば、新たな特許出願に係る仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
第七項
仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
・特許出願人は、仮通常実施権者の承諾がなければ、特許出願を放棄又は取下できない。
・仮通常実施権が遡及的に消滅するのではなく、将来に向かって消滅する。
第八項
前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
・「前条4項の規定による仮通常実施権」とは、仮専用実施権者が許諾した仮通常実施権のことである。
・「6項本文の規定による仮通常実施権」とは、分割に係る新たな特許出願について将来発生する専用実施権について許諾がされたものとみなされる仮通常実施権のことである。
第九項
第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
・他の共有者の持分価値が変動するおそれがあるからである。
特許法34条の4（登録の効果）
第一項
仮専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。）又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
・仮専用実施権者は、特許権成立前であっても、登録により効力が発生し、第三者に対抗できる。ただし、登録が効力発生要件である。
第二項
前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
特許法34条の5
第一項
仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
・仮通常実施権者は、特許権成立前であっても、登録により第三者に対抗できる。
・特許を受ける権利を有する者が破産した場合でも、破産管財人はライセンス契約を解除できない。なお、仮専用実施権は物権的性格を有するので、破産法53条の適用は受けない。
第二項
仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
特許法35条（職務発明）
第一項
使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
・使用者の立場からは、民法上の雇用の原則により従業者の発明は労働の成果として使用者に属すると主張することができ、従業者の立場からは発明は発明者の能力と努力とによって生まれたものだから、発明者に属すると主張することができる。従って、従業者発明を労使間の自由な取り決めに任せると、労使間の力関係に左右され、産業政策上妥当ではない。そこで法は、使用者及び従業者が果たす役割、貢献度などを公平に比較考量し、産業の発達という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく職務発明について規定した。
・使用者等は、職務発明の特許権について通常実施権を有し、従業者の意思に関わらず特許発明を実施することができる。本実施権の対価は法の趣旨により不要である。なお、通常実施権の範囲は、通常実施権の発生当時における使用者等の業務範囲には限られない。予約承継により使用者等が取得した特許権の範囲に制限がないこととの均衡を図るためである。また、特許権の放棄、訂正審判及び訂正の請求についても承諾権が認められる。
・従業者等は特許を受ける権利を取得し、特許権者となることができる。予約承継及び事後承継の場合、対価の支払いを受ける権利を取得する。
・業務範囲とは、使用者等が現に行っており又は将来行う具体的な予定がある全業務を指す。職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務をいい、過去の業務は同一企業内の業務に限られる。
・発明者とは、新しい着想を提供した者、当業者にとって自明でない程度で新着想を具体化した者をいう。なお、機械分野などでは着想の段階で発明を具体化した結果を予測可能であるが、化学分野などにおいては予測困難であり着想がそのまま発明の成立には結びつかないので、着想者が共同発明者となることは少ない。
・自動車の運転手が自動車の部品を発明したような場合は、職務発明に含まれない。すなわち、職務に属するという場合の職務は、ある程度発明活動に関連をもった職務に限られる。
・実11条3項、意15条3項で準用しているが、商標法での準用はない。
・職務発明に係る通常実施権、いわゆる先使用権、いわゆる後用権は「特許権」について認められ、いわゆる中用権、満了意匠権に基づく通常実施権は「特許権又は専用実施権」について認められる。
第二項
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
・使用者等は、予め職務発明について特許を受ける権利、特許権等のいわゆる予約承継が可能である（本項反対解釈）。この場合、使用者等には対価の支払い義務が発生する。通常実施権と特許権等では権利の価値に大差があるからである。
・職務発明以外については、予約承継不可能である。
第三項
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
・仮専用実施権の予約承継の場合、専用実施権が設定されたとみなされたときに相当の対価の支払を受ける権利を取得す。特許権成立前は専用実施権の経済的価値が明らかでないからである。
第四項
契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
第五項
前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
・対価の額は所定の状況を考慮して勤務規則等において定めることができ、定めのない場合等は使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定められる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
