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H20.12.26審査基準の記載の誤りの訂正

 チェックポイントは、以下の点です。なお、詳細は方式審査便覧について
をご覧ください。

特別な技術的特徴を変更する補正

 補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明との間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を見出すことができない場合には、補正後の特許請求の範囲の中で、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明 (補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明に限る。) と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明(以下、「特別な技術的特徴が変更された発明」という。)については、審査対象とせず、それ以外の発明については審査対象とする。

説明

 特許要件について審査が行われた発明であっても、補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない発明への補正は、不適法となる。例えば、補正前に請求項1がA、請求項2がB、請求項3がA+Bであった時に、請求項1をA+C又は請求項3をA+B+Eとする補正は適法であるが、請求項2をB+Dとする補正は不適法となる。

 つまり、発明Aと発明Bとに注目した場合、補正前の請求項1(特許請求の範囲の最初に記載された発明)と、補正後の請求項1及び3とは、特別な技術的特徴を有する。しかし、補正前の請求項1と、補正後の請求項2とは、特別な技術的特徴を有しない。そのため、請求項2の補正のみが不適法となる。

特許法第29条の2

 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との出願人の異同によって行う。

説明

 「特許・実用新案審査基準」では、「出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との各々の願書に記載された出願人の異同によって行う。」と記載されている。

 しかし、「願書」に記載された「出願人」は補正できないので、特許出願Aの出願後「出願人名義変更届」によって出願人が変更され、その後に変更後の出願人が特許出願Bをした場合、特許法第29条の2の規定により特許出願Bは拒絶されないにもかかわらず、審査基準の記載どおりに運用すると、特許出願Aと特許出願Bの「願書」に記載された出願人は異なることから、特許法第29条の2により拒絶されることになる。

 そこで、審査基準の記載から、「各々の願書に記載された」の文言を削除した。

オリジナルレジュメ

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